Lorsqu’un super nom est une mauvaise marque de commerce

Il y a quelques semaines, nous avons vu les problèmes qui sont survenus quand Anthony a amené des documents d’entreprise avec lui lorsqu’il a quitté son emploi chez Waymo pour lancer une start-up de véhicules autonomes. Mais cette histoire comporte un autre aspect intéressant relativement à la propriété intellectuelle :

Anthony voulait le nom parfait pour sa nouvelle startup. Après mûres réflexions, ses cofondateurs et lui ont choisi le nom OTTOMOTTO. Ils trouvaient que c’était un nom vraiment cool.

Ce qu’Anthony ne savait pas, c’est qu’environ un an plus tôt, la PME canadienne Clearpath Robotics avait lancé une division de véhicules autonomes sous le nom d’OTTO MOTORS. De gros clients commençaient à demander leurs véhicules autonomes industriels OTTO.

Mais après qu’OTTOMOTTO ait été achetée par Uber et qu’elle ait acquis une certaine notoriété, Clearpath Robotics a commencé à recevoir des appels de clients et des médias. Ceux-ci étaient mêlés par leurs noms similaires et pensaient qu’OTTO MOTORS et OTTOMOTTO étaient la même entreprise.

Heureusement pour Clearpath, l’entreprise ne s’était pas contentée d’adopter le nom OTTO. Elle avait également protégé ce nom en déposant une demande de protection de la marque de commerce au Canada, de même qu’aux États-Unis et dans d’autres pays où elle faisait affaire. Clearpath comprenait que le simple fait de trouver un bon nom n’était pas suffisant pour protéger cet élément important de PI.

Les marques de commerce déposées de Clearpath lui ont ainsi fourni les outils nécessaires pour convaincre Uber d’abandonner le nom OTTOMOTTO. Mais si Clearpath n’avait pas enregistré sa marque de commerce, les choses ne se seraient peut-être pas terminées aussi bien pour elle.

Jusqu’à maintenant, nous avons exploré les droits de PI qui protègent la PI technique de votre entreprise. C’est maintenant le temps de parler de votre marque.

Votre marque, c’est votre nom, votre logo, votre identité. C’est sous ce nom que les clients vous connaissent. C’est tout. C’est certainement votre plus important élément de PI.

Les marques de commerce peuvent sembler moins intéressantes que d’autres PI, comme les brevets et les secrets commerciaux. Pourtant, bien que certaines entreprises aient des brevets, toutes les entreprises ont une marque qui nécessite une protection de marque de commerce.

Faisons connaissance avec la marque de commerce.

Les marques de commerce peuvent être un mot, comme SLACKBOT, des dessins ou des logos, comme S DESIGN, une combinaison des deux, ou des identifiants de marque encore plus novateurs comme un son, une image en mouvement ou un hologramme.

L’enregistrement d’une marque de commerce est optionnel – mais vous devriez le considérer comme essentiel. C’est parce que l’enregistrement vous donne des droits beaucoup plus puissants pour empêcher les autres d’utiliser des marques similaires.

Mythe: Le fait d’enregistrer le nom d’une entreprise ou d’une société la protège de ses concurrents.

Fait : Seul l’enregistrement d’une protection de marque de commerce peut protéger votre marque de commerce de son utilisation par d’autres entreprises. Le fait d’enregistrer votre nom d’entreprise ou de société ne suffit pas.

Enregistrer une marque de commerce nécessite le dépôt d’une demande auprès du bureau des marques de commerce de chaque pays où vous voulez avoir une protection. Le bureau des marques de commerce examinera la demande pour s’assurer qu’elle répond aux exigences légales.

Pour obtenir la protection la plus solide possible, ayez recours à un agent de marques de commerce pour vous aider, au lieu d’essayer de le faire vous même. C’est de votre marque qu’il est question ici. Ce n’est pas un bon endroit pour essayer de faire des économies. Il s’agit d’un investissement dans votre succès futur.

Un bon nom n’est pas nécessairement une bonne marque de commerce.

Les fondateurs d’entreprise font des efforts considérables pour choisir le bon nom – mais ce nom est-il une bonne marque de commerce?

Les marques de commerce sont conçues pour vous protéger d’une confusion injuste sur le marché. Une confusion injuste survient lorsque des clients ou le public associent erronément une marque de commerce à la mauvaise entreprise [confusion de marques de commerce].

Cela signifie essentiellement qu’une bonne marque de commerce est une marque que les clients reconnaîtront comme provenant de votre entreprise, et seulement de votre entreprise [caractère distinctif].

Pensez-y du point de vue d’un client : lorsque vous achetez votre marque de chaussures ou de lunettes de soleil préférée, vous voulez pouvoir être assuré que vous avez ce à quoi vous vous attendez.

Il y a deux caractéristiques essentielles à rechercher pour choisir un nom qui sera aussi une bonne marque de commerce :

Unique.

La confusion des marques de commerce est généralement causée par leur similarité. Alors, avant d’adopter un nom, vous devez vous demander : est-ce que quelqu’un utilise déjà un nom similaire dans un segment du marché pertinent? Faites des recherches sur le Web, bien sûr, mais aussi dans les registres des marques de commerce au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays pertinents.

Ne cherchez pas uniquement des correspondances exactes, mais aussi des marques similaires – peut-être épelées différemment ou avec d’autres variations.

Mais ne vous concentrez pas uniquement à l’apparence du nom. Pensez aussi à la façon dont il sonne. Bien que XOOM et ZOOM aient une apparence différente, ils sonnent probablement de façon similaire à l’oral. Ça pourrait être un problème.

Non descriptif.

Contrairement à ce que vous pourriez croire, plus une marque de commerce décrit vos produits ou services, plus elle est faible en tant que marque de commerce. C’est parce que tous vos concurrents voudront aussi décrire leurs produits ou services, et que la loi ne les empêchera pas de le faire.

Alors, moins votre marque de commerce est descriptive, mieux c’est. Beaucoup mieux.

En fait, pour cette raison, des noms inventés comme GOOGLE ou LULULEMON peuvent faire des marques de commerce extrêmement fortes. Parce que les concurrents n’ont aucune bonne raison d’utiliser un tel mot.

Une marque, ça se marque.

Pour une protection solide, vous voudrez signaler aux clients et concurrents que c’est votre marque de commerce. C’est pourquoi il est prudent de « marquer » votre marque de commerce avec les sigles « ^MC » après une marque de commerce non déposée et « ^MD » ou « ® » après une marque de commerce déposée [marquage de la marque de commerce].

Points à retenir.

Le nom de votre marque est certainement votre PI la plus précieuse.
La protection de marque de commerce déposée est essentielle pour votre nom.
Assurez-vous que votre nom est aussi une bonne marque de commerce : unique et non descriptif.

* Todd est VP propriété intellectuelle de Scale AI, et est avocat, agent de brevets et stratège de la PI. Depuis 25 ans, il aide les startups, les PME et les multinationales à protéger et à commercialiser leur PI.

Veuillez prendre note que les concepts abordés ici ont été simplifiés afin d’en faciliter la compréhension. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un agent de propriété intellectuelle qualifié afin de discuter de vos besoins uniques en matière de PI. La protection de votre PI ne doit pas être un projet fait sans accompagnement.

Scale AI est la supergrappe d’IA du Canada. Elle investit dans des projets de chaîne d’approvisionnement, d’accélération et de développement de talent axés sur l’IA dans l’ensemble du Canada. Pour voir comment Scale AI pourrait vous aider à faire croître votre entreprise, visitez le https://www.scaleai.ca/fr/.